很多刚入行的专利代理人,或者自己写申请的发明人,经常会遇到这样的情况:对着技术方案写完说明书、核完权利要求书,转头画完附图提交,没两天翻文件才发现,要么是附图里的部件标号和说明书对不上,要么是说明书里写的某个结构,附图里要么没画要么画错了,慌得不行,怕直接影响授权。
首先要明确,专利法要求说明书对发明或者实用新型作出清楚完整的说明,以所属领域技术人员能够实现为准,而附图本身就是说明书的组成部分,本质是用来补充文字表述不清的结构类内容。二者出现冲突的时候,审查员默认会以说明书文字记载的内容为准,但如果不一致的地方影响到技术方案的公开充分,就不是小问题了。处理这类问题前可以先通过专利检索看看同类问题的审查先例,大概预判下审查员的审查尺度,不用上来就乱改。
我见过很多人遇到这个问题的第一反应都是直接补正,要么把附图改成和说明书一致,要么把说明书改成和附图匹配,这其实刚好踩了最常见的坑。前两年有个做机械传动结构的客户,说明书里写的是“连接部为弹性卡扣”,结果附图里画的是螺栓连接,他提交后发现不对,没多想就主动补正把说明书里的弹性卡扣改成了螺栓,结果没半个月就收到了审查意见,说修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,最后这个申请差点被驳回。原因很简单,原申请文件的文字部分从来没提过螺栓连接这个方案,直接修改等于加入了新的技术内容,违反了专利法第三十三条关于修改范围的规定。还有些人觉得反正只是小问题,等着审查员提了再说,没提就蒙混过关,这种隐患更大,就算顺利授权,后续做侵权诉讼的时候,对方很容易拿附图和说明书不一致的点申请专利无效,到时候再改根本没有空间。
具体怎么处理,完全要看你处在申请的哪个阶段,以及不一致的性质是什么。如果是刚提交申请还没收到受理通知书,不一致的问题又比较大,比如核心结构完全对不上,最省事的方式就是直接主动撤回申请,改好之后重新提交。只要你之前的申请还没公开,重新提交不会影响技术方案的新颖性,成本基本为零,比后面折腾补正或者审查意见要划算得多。
如果已经收到了受理通知书,发明还没进入实审,或者实用新型还在初审阶段,就要先判断不一致的性质:如果是明显的笔误,比如附图里电机的标号是10,说明书里不小心写成了11,所属领域技术人员一看就知道是标错了,这种情况直接主动提补正就行,把修改的地方标清楚,说明是明显笔误,审查员基本都会批准。我前两年碰过一个做智能家居的申请人,就是犯了这个标号的错误,自己提交补正之后三天就过了,完全没影响后续的审查进度。
如果是涉及实质技术内容的冲突,就不能随便改了。首先要翻遍原申请文件的所有内容,包括说明书各个部分、权利要求书、其他附图,看看能不能找到你要修改的内容的依据——也就是说,所属领域技术人员能不能从原申请文件的整体内容里,直接、毫无疑义地得出你要改的内容。比如刚才说的弹性卡扣和螺栓的问题,如果说明书的实施例里提过“连接部也可以采用螺栓等刚性连接方式替代”,那你就可以把这段记载作为依据,提交意见陈述说明修改的合理性,审查员大概率会接受。要是原申请里完全没有相关记载,又还在12个月的国内优先权期限内,就可以要求优先权重新提交一份改好的申请,把之前的申请视为撤回,也能保住新颖性。我平时处理这类补正的时候都会顺手用专利Pro做个修改前后的比对,系统会自动标记出可能超出原记载范围的内容,省得自己漏看了哪个地方白折腾一趟。
很多人觉得花时间处理这种小问题没必要,其实不然。之前有个做消费电子的客户,申请的时候附图里多画了一个不必要的限位结构,说明书里完全没提,审查员也没指出这个问题,直接授权了。结果后面打侵权官司的时候,对方主张这个限位结构是必要技术特征,被控侵权产品没有这个结构,不构成侵权,客户最后花了六万多走无效程序才把这个多余的特征去掉,还差点把专利整个废掉。要是申请阶段就把这个不一致的问题处理掉,根本不会有后面的麻烦。
千万不要为了让二者一致就随便加入原申请文件没有记载的技术内容,哪怕你觉得这个内容是理所当然的也不行。如果确实没有修改依据,又过了优先权期限,最好的选择就是主动放弃这部分内容的保护,要么按说明书的内容修改附图,要么保留附图的内容但是缩小权利要求的保护范围,总比拿着一个不稳定的专利,后面被人无效掉要好。要是审查员已经下了审查意见指出这个问题,答复的时候一定要把修改的依据写清楚,具体到原申请文件的第几页第几段,或者第几幅附图的哪个位置,不要只说自己改了,不然审查员很容易直接驳回你的修改请求。
要是实在拿不准修改的尺度,也可以找经验丰富的代理人帮忙评估,或者用专利审查案例查询工具搜一下和你情况类似的审查意见,看看别人是怎么答复通过的,比自己瞎琢磨要高效得多。